イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

H18 再現答案（特実）

■特許・実用新案法（6.7ページ）　　　　　評価：Ａ

　※このブログだと項目番号で「○数字」が表示できないので、
　　　数字のみにしてあります。

１．設問（１）（イ）について
　（１）　出願審査の請求（48条の3第4項）
　　　１　出願審査は出願審査の請求を待って行われるからである
　　　　（48条の2）。
　　　２　また、原則、出願日から3年以内に出願審査の請求をしなければ、
　　　　特許出願は取下擬制されるからである（48条の3第4項、第1項）。
　　　３　所定の請求書の提出が必要である（48条の4）。
　　　　　意思表示の明確化のためである。
　（２）　優先審査に関する事情説明書の提出（48条の6、特施規31条の3）
　　　１　特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定められる
　　　　（70条）。
　　　　　乙は、「駆動機構Aを備える玩具」の製造・販売をしている
　　　　ことから、甲の特許出願に係る発明の実施をしている（2条3項）。
　　　　この場合、甲は、優先審査に関する事情説明書を提出すれば
　　　　（48条の6、特施規31条の3）、認められれば、早期に権利を
　　　　発生させることができる。
　　　２　所定の事項を記載した事情説明書を提出する（特施規31条の3）。
　（３）　出願公開の請求（64条の2第1項）
　　　１　特許出願は、原則、出願日より1年6月経過後、出願公開される
　　　　（64条の2第1項）。乙の製造販売開始は甲の出願から6月経過前に
　　　　開始されていることから、未だ、甲の出願日より1年6月経過して
　　　　いない可能性が高い。この場合、甲は、出願公開の請求をすべき
　　　　である（64条の2第1項）。早期に補償金請求権（65条1項）を発生
　　　　させることができるからである。
　　　２　所定の事項を記載した請求書を提出する（64条の3）。
　（４）　拒絶理由（49条）を回避するための措置
　　　１　拒絶理由（49条）を有する場合には、それを回避するための措置
　　　　をすることが必要である。具体的には、所定期間内の意見書提出
　　　　（50条）、補正手続（17条の2）を行う。
　　　２　特に、明細書等の記載要件（36条4項1号、36条6項）には留意
　　　　する。これらは拒絶理由（49条4号）だからである。
　　　　　甲は、明細書等に、駆動機構Aを備える玩具について当業者がその
　　　　実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しており、
　　　　また、課題解決事項を記載しているので、実施可能要件、委任省令
　　　　要件（36条4項1号）は満たしていると考えられる。
２．設問（１）（ロ）について
　（１）　総説
　　　　甲は、乙に対する金銭の支払の請求として、補償金請求
　　　（65条1項）、損害賠償請求（民法709条）をすることができる。
　　　その際、以下の事項に留意すべきである。
　（２）　補償金請求（65条1項）
　　　１　出願公開後であることが必要である点に留意する（65条1項）。
　　　　　甲は、前述のように、出願公開請求すべきである
　　　　（64条の2第1項）。
　　　２　特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告を行う
　　　　ことが必要である点に留意する（65条1項）。
　　　　　乙にとって不意打ちにならないようにするためである。
　　　３　乙が警告後特許権設定登録前に業として甲の発明を実施している
　　　　ことが必要である点に留意する（65条1項）。
　　　　　前述のように、乙は、甲の特許出願に係る発明の実施をしている
　　　　（2条3項）。
　　　４　補償金請求権は、特許権設定登録後でしか権利行使できない点に
　　　　留意する（65条2項）。
　　　　　拒絶査定となった場合の権利処理関連の複雑化を回避するため
　　　　である。
　　　５　補償金請求権行使とは、別途、特許権行使が可能である点に留意
　　　　する（65条3項）。
　　　　　権利行使対象時期が異なるからである。
　（３）　損害賠償請求（民法709条）
　　　１　損害賠償請求とは、故意又は過失により特許権の侵害をした
　　　　場合に、その侵害により生じた損害の賠償を請求することをいう
　　　　（民法709条）。
　　　　　侵害とは、権原又は正当理由なき第三者が業として特許発明の
　　　　実施、又は一定の予備的行為をすることをいう（68条、2条3項、
　　　　101条）。
　　　２　前述のように、乙は、業として甲の特許出願に係る発明の実施を
　　　　している（68条、2条3項）。また、正当権原も有していない。
　　　　更に、甲は、過失推定規定（103条）を利用できる。
　　　　　以上より、甲は、乙に対して、損害賠償請求をすることができる
　　　　（民法709条）。
３．設問（２）について
　（１）　差止請求とは、特許権の侵害、又は侵害のおそれがある場合に、
　　　その侵害の停止又は予防を請求することをいう（100条1項）。
　　　　侵害とは、権原又は正当理由なき第三者が業として特許発明の
　　　実施、又は一定の予備的行為をすることをいう（68条、2条3項、
　　　101条）。
　（２）　甲による行為について
　　　１　侵害成否
　　　　　特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定められる
　　　　（70条）。
　　　　　丁の専用実施権に係る特許発明は「駆動機構Aを備える玩具」
　　　　であるのに対し、甲の製造販売しているものは「駆動機構A」
　　　　であるので、直接侵害は構成しない（68条、77条1項、2項）。
　　　　また、均等も考えられない。
　　　　　ところが、「駆動機構A」が「駆動機構Aを備える玩具」の製造
　　　　において専用品である場合は、間接侵害となる（101条1号）。
　　　　　また、「駆動機構A」が専用品でなくても、発明課題解決に不可欠
　　　　なものであり、汎用品でなく、甲に悪意があれば、間接侵害となる
　　　　（101条2号）。
　　　　　課題である「新規な動作」を「駆動機構A」により解決している
　　　　ことから、「駆動機構A」は発明課題解決に不可欠なものといえる。
　　　　また、甲は特許権者であるから悪意を認定することができる。
　　　　　なお、甲の「駆動機構A」の製造・販売は業としての実施である
　　　　（2条3項）。
　　　２　請求人適格
　　　　　専用実施権は登録が効力発生要件である（98条1項2号）。
　　　　　丁は特許権者である甲との間で、その特許権について範囲を全部
　　　　とする専用実施権の設定契約を結んでいるが、登録されているかは
　　　　不明である。
　　　　　よって、未登録の場合は、丁の実施権は、独占的通常実施権と
　　　　考えられる。差止請求権は物権的権利を有する者に認められる
　　　　ところ（100条1項）、独占的通常実施権はあくまでも債権的権利
　　　　であって、特許法上では独占性は登録できないので、差止請求は
　　　　できないと解される。
　　　３　実施権原
　　　　　甲は特許権者であるから、この特許権が実施権原となるかが問題
　　　　となる。
　　　　　甲は、丁に対して、その特許権について範囲を全部とする専用
　　　　実施権の設定をしており（77条1項）、よって、丁が専有し
　　　　（77条2項）、特許権者である甲は実施できない
　　　　（68条ただし書き）。
　　　　　よって、甲に実施権原はないため、この場合は、丁の差止請求が
　　　　認められる（100条1項）。
　（３）　丙の行為について
　　　１　侵害成否
　　　　　丙は、「駆動機構Aを備える玩具」を製造・販売しており、
　　　　業として丁の専用実施権に係る特許発明の実施をしている（68条、
　　　　77条1項、2項、2条3項）。
　　　　　よって、丙の当該実施行為は、丙に権原等なければ、形式的
　　　　には、丁の専用実施権の侵害を構成する（68条、77条1項、2項）。
　　　２　請求人適格
　　　　　前述のように、丁が独占的通常実施権者と考えられる場合は、
　　　　丁は差止請求できない。
　　　３　実施権原
　　　　　通常実施権の登録は、対抗要件である（99条1項）。
　　　　　丙は、甲から、その特許権について範囲を全部とする通常実施権
　　　　の許諾を受けている（78条1項）。
　　　　　よって、丁の専用実施権設定登録の前に、丙の通常実施権の登録
　　　　がされている場合には、丙の通常実施権は実施権原となり、丁の
　　　　差止請求は認められない。
　　　　　一方、丁の専用実施権設定登録の前に、丙の通常実施権の登録が
　　　　されていない場合は、丙の通常実施権は実施権原とならず、丁の
　　　　差止請求は認められる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上